王老吉百家姓特别版-让山寨降火凉凉

在防御商标注册方面出圈的牌子上一个是海底捞，然而海底捞与王老吉的防御商标比起来缺少了实际使用的证据，王老吉不但制造与保留了这些防御商标的使用证据，还能溢价卖出这些特别包装的凉茶（在临近春节的时候推出特别包装），称得上一举两得，一箭双雕。商标用于防御性注册是必不可少的保护布局，但是大量不以实际使用为目的的申请注册，存在认定为恶意注册驳回的风险。

（图源：王老吉淘宝官方旗舰店）

不以使用为目的的恶意注册

1.法律法规

《商标法》第四条自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

《规范商标申请注册行为若干规定》

第三条申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：

（一）属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；

第五条对申请注册的商标，商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当依法驳回，不予公告。

具体审查规程由商标注册部门根据商标法和商标法实施条例另行制定。

第八条商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：

（一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；

（二）申请人所在行业、经营状况等；

（三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；

（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；

（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；

（六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。

2.适用要件

“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。《商标法》第四条立法目的在于遏制不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序的商标囤积等恶意申请行为，其不以使用为目的大量申请商标和意欲借此牟利的意图，即属于此条款予以规制的“不以使用为目的”的“恶意”。

以下情形不适用《商标法》第四条：

(1) 申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标；

(2) 申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。

3.考虑因素

判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，注册审查程序以发现的线索为主，异议、评审程序以在案证据为主，可以综合考虑以下因素。

3.1申请人基本情况

包括存续时间长短；注册资本实缴情况；所在行业领域及经营范围的具体情况;经营情况是否正常，是否存在吊销、注销、停业、清算等非正常情形。

3.2申请人提交商标注册申请整体情况

包括申请人累计申请商标数量及指定商品或者服务类别；申请人提交商标注册申请的时间跨度情况；申请人短期内新提交的商标注册申请的数量及指定商品或者服务类别等。

3.3商标具体构成情况

包括申请注册的商标是否与他人有一定知名度或显著性较强的商标相同或者近似;是否包含行政区划名称、山川名称、景点名称、行业术语等公共资源；是否包含知名人物姓名、企业字号、电商名称、他人知名并已产生识别性的广告语、美术作品、外观设计等其他商业性标识等。

3.4申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为

包括申请人在申请商标注册过程及取得商标注册后，将商标向第三方售卖或转让，且未能有效举证其售卖或转让前具有使用意图或就其不使用行为作出合理解释的；申请人申请商标注册过程及取得商标注册后，具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售或公开售卖商标、胁迫他人与其进行商业合作，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金、诉讼和解费等行为的。

3.5异议、评审程序中相关证据的情况

包括异议、评审程序有证据证明申请人申请商标注册时缺乏真实使用意图，或取得商标注册后，既无实际使用行为，也无准备使用行为，申请人未能有效举证其使用意图或就其不使用行为作出合理解释的；异议、评审程序有证据证明系争商标申请人仅以系争商标专用权对他人发起侵权投诉或诉讼以牟取不正当利益的。

3.6其他考虑因素
包括但不限于： (1)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况； (2)申请人因恶意申请商标注册或商标侵权行为被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单等情况； (3)与申请人存在特定关系的自然人、法人或者其他组织累计申请商标数量、待审查商标注册申请数量、指定商品或者服务类别情况； (4)与申请人存在特定关系的自然人、法人或者其他组织的商标实际交易、要约、要约邀请情况。 上述因素一般在异议、评审程序中予以考虑。

王老吉防御商标

首先黄老吉申请的大量商标都与原商标近似，并不存在过度保护与滥用保护权的嫌疑，其次黄老吉申请这个是具有现实预期的未来业务，并且黄老吉这个行为不以谋取不当利益为目的，因此并不构成恶意与不以使用为目的注册。不过黄老吉也不是所有的“老吉”都注册下来，由此可知防御性商标并没有特殊的申请权限与审理标准。如果有在先注册的商标阻碍，除了使用撤三、无效或者授权、购买等方式取得该商标名称的使用权，并没有其他捷径可走。